今回は、知財のお話し。

 

「では、この発明は共同出願にしましょう」

 

顧客企業との話し合いの結果、

特許を共同出願することになりました。

 

「お互いに権利を持つなら、これで問題ない」

 

そう思っていませんか？

 

共同出願では、

「誰と特許を取るか」

だけではなく、

特許を取った後、

その技術を誰が

どのように使うのか。

 

中小製造業としては、

そこまで考えておくことが

重要ですd(^_^o)

 

まず知っておきたいのが、

共同で所有する特許は、

原則として各共有者が

それぞれ自由に実施できることです。

 

つまり、別段の取り決めがなければ、

貴社も顧客企業もその特許技術を

実施できます(^○^)

 

一方で、第三者に特許を

ライセンスしたり、

自分の権利分（持分）を

他社に譲渡したりする場合は、

原則として

他の共有者の同意が必要です。

 

単独で特許を持つ場合とは、

権利の使い勝手がちょっと違いますね。

 

特に顧客企業との共同出願では、

ビジネス上の利用についても

考えておく必要があります(^o^)

 

特に中小製造業なら、

こんなことも気になるでしょう(^_^)b

 

「大企業である顧客企業が

別のメーカーに

その製品を作らせることはできるのか？」

 

共同特許の場合、

顧客企業が共有者だからといって、

勝手に他社へ製造を

委託できるとは限りません(・o・)

 

もう一方の共有者である

貴社の同意が必要になるケースも

多いでしょう(^○^)

 

ただし、製造委託の状況によって

判断が変わる場合もあるため、

注意が必要です(@_@)

 

こうした問題を

後から争わないためにも、

共同出願するときには、

次のような点を

決めておきたいところですφ(.. )

 

・自社は他の顧客にも

　製品を販売できるのか

 

・顧客企業は他のメーカーへ

　製造委託できるのか

 

・第三者へのライセンスを

　どうするのか

 

・自分の権利分（持分）を

譲渡するときはどうするのか

 

・出願費用や維持費用を

　誰が負担するのか

 

法律上のルールだけで、

自社が望むビジネス関係まで

実現できるとは限りません(^o^)

 

共同出願するのであれば、

こうした利用条件についても

契約で決めておくことが重要です。

 

もちろん、共同出願には

メリットもあります!(^^)!

 

例えば、

顧客企業が大企業の場合です。

 

第三者が特許を侵害したとき、

実際に権利行使するには

費用がかかりますよね(>_<)

 

侵害の調査や判断、

警告、交渉などには、

知財に関するノウハウや

経験も必要です(｀ε´)

 

知財部門を持つ大企業と

特許を共同で保有していれば、

顧客企業と連携して

権利行使できる可能性があります。

 

中小製造業にとっては、

大きなメリットに

なることもあるでしょう(^○^)

 

ただし、

「大企業との共同特許だから、

何かあれば対応してくれる」

と考えるのは危険です(^_^)b

 

侵害が起きた場合に

誰が対応するのか。

費用をどう負担するのか。

どこまで協力するのか。

 

ここも事前に

決めておきたいところですd(^_^o)

 

共同出願そのものが、

良いわけでも

悪いわけでもありません。

 

大切なのは、

共同で特許を取った後、

誰が、どこまで、

どのように使えるのか。

そして、

侵害されたときに

どう対応するのか。

 

そこまで考えて、

共同出願を設計して

おきたいですね(^○^)

 

 

続きはまた次回。

 

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• ●今回のネオフライト奥義●●

 

・共同出願は「その後」まで考える

・誰がどう使えるかを決めよう

・権利行使の役割も決めておこう

 

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代表弁理士　宮川 壮輔